El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el 7 de julio de 2016 en el asunto C-494/15 sobre la aplicabilidad del artículo 11, frase tercera, de la Enforcement Directive (Directiva 2004/48/CE) cuyo tenor es: “Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.”

En una sentencia previa, la C-324/09 L’Oréal v eBay, el TJUE decidió que los jueces nacionales deben poder requerir a los operadores de mercados electrónicos la adopción de medidas que permitan no sólo poner fin a las lesiones causadas a los derechos de propiedad industrial e intelectual por usuarios de dichos mercados electrónicos, sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo.

El TJUE enfatizó asimismo que los requerimientos a los operadores deben ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo.
En la actual sentencia (asunto C-494/15), el TJUE establece que el artículo 11 de la Directiva no se limita al comercio electrónico y asimila los operadores de mercados físicos a los intermediarios del mundo online como eBay o AliExpress.

La decisión tiene origen en un litigio entre varios titulares de marcas de prendas de vestir (Tommy Hilfiger Burberry, Lacoste y otras), y la entidad Delta Center a.s. como arrendataria de un antiguo mercado en el centro de Praga perteneciente al Ayuntamiento. La actividad de Delta Center consiste principalmente en subarrendar los puestos de venta a diversos vendedores sin ejercer ningún tipo de control sobre la actividad de los mismos.

El grupo de empresas de moda que posteriormente formuló la demanda contra Delta Center a.s. descubrió que en los locales de varios subarrendatarios se vendían de productos falsificados. Algunos vendedores habían sido incluso condenados por infracción de derechos de propiedad industrial. Al no concluir satisfactoriamente las negociaciones con Delta Center a.s., los titulares de marcas interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga (Městský soud v Praze), solicitando principalmente que se ordenase a Delta Center a.s. a abstenerse de celebrar o prorrogar contratos de arrendamientos con personas que hubieran sido condenadas por infracción de las marcas de los demandantes. La demanda fue desestimada por el Tribunal. Tras la desestimación en apelación, los demandantes interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (Nejvyšší soud). Este último tuvo dudas respecto a la interpretación del artículo 11 de la Enforcement Directive y planteó dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

 
Con esta decisión del TJUE, los titulares de derechos marcarios tendrán más herramientas para combatir la piratería en los puntos de venta más tradicionales de este tipo de artículos. La sentencia deja claro que los titulares de marcas, siguiendo la jurisprudencia emanada del caso la C-324/09 L’Oréal v eBay, podrán solicitar a los tribunales que se impongan a los arrendatarios de mercados físicos medidas apropiadas para que se eliminen las lesiones a sus derechos y para que no se produzcan nuevas lesiones de este tipo en el futuro.

Escrito por: Ondrej Vachta